关于在非洲国际(马德里)商标注册有效性的备忘录

关于在非洲国际(马德里)商标注册有效性的备忘录

斯蒂芬·霍利斯(合伙人)撰写

西蒙·B.布朗(合伙人)与梅根·穆尔代克(合伙人)

 

  1. 简介

马德里商标归档系统是由总部位于瑞士日内瓦的世界知识产权组织(WIPO)管理的。这一系统被认为是注册和管理全世界商标的一站式解决方案。马德里成员国的品牌所有者们可以提交一份申请,用一种语言,缴纳一套费用,便可以在多达137个国家中(占世界贸易的80%并还在增长)保护一个商标。

 

国际注册可以进行商标的集中管理。诸如商标所有者的姓名、地址等的变更,或者是商品、服务列表的局限,都会通过一个程序步骤被WIPO的国际商标注册处记录下来。这个体系也很灵活,以满足在某些特定国家或对某些商品或服务进行所有权转让的需要,以及对于某些指定方限制注册规范的需要。已有的国际注册的地理范围在未来可以被扩展,可以指定其他国家,甚至是在未来某个时间点才成为马德里成员的国家。

任何自然人,包括马德里成员国的国民或定居者,以及任何在马德里成员国或地区有真实、有效的工商营业场所的法人,都可以使用马德里系统。

申请国际注册必须先到自己国家的主管局(所谓的“原属局”)去申请同一商标的注册,本地的商标局会将申请提交到WIPO的国际局。WIPO会根据《马德里议定书》对申请进行审查,而这审查仅仅局限于形式上(包括商品和/或服务的分类,说明书的可理解性)。如果申请没有任何违规,国际局会将这一商标记录到国际商标注册处,并发布到WIPO国际商标公告,并通知各个被指定保护这一商标的成员国。到这一阶段,还没有出现实质性的权利。

任何实质性的问题,比如这一商标是否有资格受到保护,或者是否与某一指定成员国的已申请或注册的一商标发生冲突,将会由那个国家的商标局按照适用的国内立法决定。任何对于国际注册授权的异议或反对意见都要通过国家商标局反馈到WIPO,并要在马德里体系的限定时间范围内(12-18月,取决于司法辖区),否则国际注册就会被授权,被认为是有效的。

  1. 哪些非洲国家是马德里成员?

以下的21个司法辖区/地区是非洲的马德里成员:

阿尔及利亚,博茨瓦纳,埃及,冈比亚,加纳,肯尼亚,莱索托,利比里亚,马达加斯加,摩洛哥,莫桑比克,纳米比亚,OAPI(非洲知识产权组织),卢旺达,圣多美和普林西比,塞拉利昂,苏丹,斯威士兰,突尼斯,赞比亚和津巴布韦。

  1. 马德里申请体系在非洲有效性如何?
  • 国家法律方面对于国际注册的认可

在以上提及的21个司法辖区中,只有博茨瓦纳、加纳、肯尼亚、摩洛哥、莫桑比克和突尼斯将《马德里议定书》进行了“本国化”,这是通过对他们国家的商标立法进行恰当地修订,以及实施授权法规而实现的。

在阿尔及利亚,一个2005年的修正案的确简短地提及了通过国际协议(阿尔及利亚是成员国)获取的商标注册是合法有效的、可实施的。但并没有具体提及《马德里议定书》,也没有拟定具体规定以告知商标局如何处理国际商标注册,如何应对异议或可能的反对意见。

在利比里亚,最新的商标法(2003年)规定了国际商标注册的全面实施和生效,但相关法案从未被议会通过,而有关马德里商标可执行性的疑问还会一直存在,直到正当程序跟进。

在埃及,相关国家法律并没有被适当修订,而授权法规也没有实行。尽管埃及商标局多年来都在接受和处理国际注册,但面对与其冲突的国家注册,其可执行性仍有待在他们的法庭上检验。

在OAPI的地区体系中,该多国组织的行政委员会代表17个成员国于2015年3月批准了《马德里议定书》。一些OAPI商标律师成立了一个反对组织,反对批准该协议,称该委员会不能代替这17成员国的政府进行立法。而优先的《班珠尔议定书》的一条修订案则从未被处理,因此,马德里商标在OAPI地区的可执行性的不确定性仍然存在。

津巴布韦于2015年3月15日加入马德里体系并生效,但还没有修订国内的商标法,以给马德里注册提供恰当的实施、生效的法律保障。

冈比亚是非洲最新一个批准《马德里议定书》的国家,于2015年9月18日向WIPO交存了批准书。该议定书于2015年12月18日正式生效。尽管冈比亚于2015年7月修订了商标法,以全面认可国际商标注册,但本地的从业人员仍旧持有疑虑,质疑商标局是否能够对申请进行审查,并在严格的适用时间内向WIPO传达反对意见。目前,对一个商标申请进行审查并最终定案可以花很多年时间,这是由于商标局的记录并没有全部电子化,并且还有多年积压。在商标局能够表明他们能在《马德里议定书》严格的规定时间内(12-18月)处理完申请之前,建议确保国内注册,以避免对于国际注册在冈比亚的有效性的疑问。

  • 《马德里议定书》本国化失败的相关问题

诸如《马德里议定书》的知识产权协议的国内适用性的核心问题之一,就是在国家层面需要有额外的指导、程序和机制到位,来确保国家知识产权办公室充分武装,以应对和处理国际商标注册,以及如何处理异议和反对意见等等。在所谓的“授权法规”拟定之前,国家商标法都不被认为是被恰当拟定的。“授权法规”通过正式确定流程和程序来完善立法,法律规定由此可以被国家商标局实际地实施和履行。

除了程序问题以外,很重要的一点是国家法律清楚地承认国际商标注册有同国家注册同样的效力。如果没有这样明确的认可,那国际商标注册产生的权利是否能胜过国内普通法或之前的商标注册产生的权利,就要由国内法院来决定了。

知识产权诉讼在非洲是一个正在增长的从业领域,但事实上,在非洲所有的马德里成员国中,国内的法院在很多知识产权事务上都还没有做判决,先例很少。更多的情况是,主审法官或裁定员在听取和裁决可能涉及国际商标注册的国内执行的纠纷的时候,将不会有之前相关主题的判决做参考。主持的官员甚至可能在知识产权法方面没有经验。在正式“本国化”没有发生的国家,法官可能在国内知识产权法中找不到涉及马德里体系的参考内容。

当在《马德里协议》或《马德里议定书》尚未本国化的国家中卷入商标争端时,任何知识产权诉讼都最好能够依靠国内认可的法定权利,而不是基于国际协定的适用性,通过分析国际法,而被迫进行宪法争论。

  1. 在非洲进行国际商标注册的实际困难

大多数非洲商标办公室都着力应对一些后勤问题,这些问题是由于管理不善造成的,有诸多根源,包括难以留住熟练员工,由于工作条件造成的多年行政事项积压,基础设施差,缺少投资,以及记录和文件维护系统不佳等。

很多非洲商标局都还没有计算机化的系统和数字化数据库。审核过程通常都由于找不到官方文档而被延期。尽管WIPO正在推出所谓的工业产权自动化系统(IPAS),这一系统会让非洲很多商标注册局都数字化,但这一进程还在进行中(未来很多年还会是这个状态),而当前,现实情况是非洲大多数商标局的运行都没有世界上其他地区的更先进的司法辖区那样简化、高效。

马德里系统给国家商标办公室确立的核心义务之一,就是国际商标注册的命名必须在一定的时间范围内完成审核(标准时间范围是12个月,但可能会依据议定书被延长到18个月)。如果指定成员国的国家商标办公室没有在提及的时间范围内告知WIPO关于某个商标注册的异议或反对意见,WIPO会向相关品牌所有者确认该辖区的国际商标注册。

不幸的是,由于以上提到的某些问题,给大多数非洲商标局的运营造成负面影响,申请的审核、以及为搜集反对意见为目的的宣传都不能在12-18月的时间内完成。因此,一个国家商标局在规定时间超出以后传达异议或反对意见的情况就会出现,而到那时,WIPO已经告知申请者授予了他权利。在这样的情况下,WIPO和品牌所有者都认为一个有效的注册已经得到保障,但实际上,当地商标局可能已经拒绝并从国家注册中删除了那个商标,甚至都没有告知WIPO。多例这样的情况在肯尼亚、莫桑比克等辖区出现过,而在这些地区,马德里系统被认为是有效运行的,而且商标局的记录也是电子化的。

而让这些问题更复杂化的是,很多辖区的商标局层面都缺乏有关马德里系统的工作原理方面的知识。对于审核、提出反对意见的截止日期不甚了解,导致国家商标局和WIPO之间出现了很多困惑、误解的情形,而反过来,这又导致国际注册商标的持有者并没有意识到他的权利在国家层面受到挑战的情况发生。这就造成了在很多马德里成员国,国内申请有所增长,因为国际品牌拥有者意识到为他们的核心品牌在国家商标局注册仍旧是其在非洲的首要选择。

在加纳,商标法(修订)案876于2014年7月正式生效,在国内立法中正式承认《马德里议定书》。有报告显示,加纳商标局并不知道修订案的颁布,而马德里申请在很长一段时间里都没有被恰当处理、记录。而对于2008年(加纳批准《马德里议定书》的时候)到2014年7月之间在加纳的国际商标注册的合法性,也有疑虑存在。WIPO证实,截至2014年12月,加纳商标局没有就国际商标注册传达过任何反对意见。有人担忧,商标局并没有恰当地审核这些国际商标注册,而都是默认授予注册的。也有人担忧,国际商标注册并没有被加纳商标局恰当地记录,因为在2014年7月以前,并不存在相应规定,以指导商标局局长和他的员工如何处理马德里申请。截至2014年12月,加纳申请者只提交了三个国际商标注册申请,也都追溯到2013年,所以即使是在加纳,这一系统也还没有被本土的品牌所有者信任、利用。

在博茨瓦纳,尽管已经有恰当的立法和监管修订,以全面承认国际(马德里)商标注册,我们认为,马德里申请并没有被恰当地处理,而商标局局长认为应该由WIPO审核国际商标注册。这只是马德里体系的工作方式没有被一些非洲商标局完全领会和执行的又一个例子。

如果在适当的法律修订已经完成、商标局被认为是高效的非洲国家(比如肯尼亚和莫桑比克)这一系统都不能良好运行,那么在其他一些国家就更不能建立真正的用户信心了,比如莱索托,马达加斯加,纳米比亚,卢旺达,圣多美和普林西比,塞拉利昂,苏丹,斯威士兰,赞比亚,这些国家的法律修订还悬而未决,商标局正在挣扎着处理积压多年的行政事务。

  1. 结语

概括而言,马德里体系在非洲并不如世界上其他一些商标局有更先进的注册体系的地区那样运行有效、高效。而在达到这样的有效运行之前,商标所有者们最好都确保他们的核心商标在非洲利益相关的关键辖区内进行国家层面的注册。

致以最好的祝福!

斯蒂芬·霍利斯(高级律师)

Adams & Adams

mail@adams.africa

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